能否获赔偿 使用很重要——关于新《商标法》三年内未实际使用被控侵权人不承担赔偿责任的规定
新《商标法》第六十四条第一款规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”
这一规定是此次修改《商标法》新增加的条款。知识产权业内人士普遍认为，该条款还原了商标保护的本意，有利于引导正确注册和使用商标，也有利于打击恶意抢注行为。
商标的价值在于使用
商标的基本功能是区别商品或服务的来源。商标只有通过持续不断使用，才能实现这种区别功能。但是，修改前的《商标法》第五十六条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，并没有将商标权利人使用商标的情况与赔偿数额联系起来。
在实践中，出现了商标权利人自己未使用注册商标，但获得高额赔偿的例子。还有一些人抢注他人商标后提起侵权诉讼，索取高额赔偿，甚至以此敲诈在先使用人。这显然违背了商标保护的初衷，从某种程度上助长了商标抢注和囤积行为。
北京万慧达知识产权代理有限公司律师夏志泽介绍说，最高人民法院在2009年发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（以下称《意见》）充分考虑了商标权利人不使用商标对侵权人赔偿责任的影响。《意见》指出：“妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系，使民事责任的承担有利于鼓励商标使用，激活商标资源，防止利用注册商标不正当地投机取巧。请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。”
江西省高院法官邹征优告诉记者，2009年该院就审理过这样的案件。在自然人罗成诉饶会清、广州市白云区超宝清洁用品公司（以下简称超宝公司）侵犯商标专用权纠纷一案中，一审法院判决被告赔偿原告经济损失35万元（含合理费用）。超宝公司不服，向江西省高院上诉。二审法官认为，罗成仅向法院提交一个标有“劲霸”字样的洗衣粉包装袋，不足以证明劲霸商标已经使用于商品，其请求保护的注册商标并未实际投入商业使用，不存在公众选购时发生误认误购、挤占其市场份额的情形。该案经调解，当事人自愿达成协议，超宝公司赔偿罗成经济损失11.38万元。
从一审判决赔偿35万元到二审调解赔偿11.38万元，商标使用的情况产生了重大影响。
时间与使用如何界定
同济大学知识产权学院教授张伟君认为，与《意见》有所不同的是，新《商标法》第六十四条的适用要同时满足两个要件：第一是商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，第二是商标专用权人也不能证明因侵权行为受到“其他”损失。
那么该条款中的“此前三年”如何界定呢？苏州新苏商标事务所有限公司律师唐建军认为，这里的“此”是指“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩”的时间，因此应当是起诉前三年。他同时指出，即使提供了使用证据，也应当根据使用程度确定赔偿数额；仅有象征性使用的，对于获赔意义不大。
邹征优法官也认为，“此前三年”应以商标注册人起诉时间为准，这比较好界定，也可以让商标专用权人在起诉前有“使用”的准备过程。
与时间相比，容易产生争议的是“使用”的标准。据了解，很多国家立法中明确规定商标的使用必须是在商业活动中真实有效的使用。如美国1996年《兰哈姆法》明确规定商标的“商业上使用”指在一般贸易过程中“真诚地”使用，而非仅为保留其权利目的的使用。此外，对于单纯以维持注册为目的，在撤销期间进行的“紧急使用”，部分国家立法明确规定不产生效力。如法国《知识产权法典》就规定，注册人如果是在其得知可能会有失效诉讼，并在该诉讼前3个月中使用的，该使用无效。
对于实际使用的界定，最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12号）中指出：“没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专用权的声明等的，不宜认定为商标使用。”邹征优法官认为，商标使用的证据应包括使用商标标注相关产品的企业注册资料、销售产品的证据和纳税资料等。
邹征优法官同时指出，在审判实践中应注意将“此前三年”的时间与侵权责任的诉讼时效和商标三年不使用撤销制度相衔接。如起诉前商标都还没有使用，完全可以推定商标专用权人侵占资源。例如：甲2014年5月3日起诉乙侵害商标权，甲如在2011年5月3日之前就停止使用或从未使用涉案商标，乙此时的抗辩手段包括申请撤销该商标或免予赔偿。
促进商标使用是新法一大亮点
君美（北京）知识产权代理有限公司律师戴嘉鹏告诉记者，我国商标有效注册量世界第一，但大量商标处于闲置状态，促进商标使用是此次修改《商标法》的一大亮点。他介绍说，新《商标法》主要从三个方面强化了商标使用义务。首先，新《商标法》明确了“使用”的概念，即“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。其次，就是第六十四条第一款的规定。最后，新《商标法》规定，经过使用的未注册商标，在一定条件下可以继续使用。
戴嘉鹏还告诉记者，如果商标未实际使用，就不能发挥区别商品或服务来源的功能，更不会产生混淆。新《商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……”该条款将“混淆可能性”作为认定商标侵权行为的要件，与第六十四条要求商标专用权人必须将商标实际投入使用才能获得赔偿，是互相呼应的。
中国科学院大学法律与知识产权系主任李顺德在接受记者采访时表示，近年来，社会各界逐渐形成一种共识，即商标的价值在于使用，是在市场使用过程中形成的。目前全国各地大力推进商标战略实施，鼓励企业使用商标、提升商标价值，这是一个良好的发展趋势。新《商标法》增加了强化使用义务等内容，对于促进企业科学合理使用商标将起到积极的推动作用。